Privaticemos plenamente la acción por infracción al derecho de marcas

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Aunque podría referirme a los derechos de propiedad intelectual en general, quiero enfocarme en el derecho de marcas. El artículo 238º de la Decisión 486 que es la norma comunitaria andina en materia de propiedad industrial establece que el titular de un derecho puede entablar una acción contra quien lo infringe así como contra quienes manifiesten la inminencia de una infracción.

El mismo artículo, en su segundo párrafo, se refiere a la posibilidad de que las autoridades nacionales puedan iniciar una acción “de oficio”, siempre que la legislación interna del País Miembro así lo permita. En otras palabras, la norma comunitaria andina no toma partido a favor o en contra de la existencia de acciones de oficio por infracción de derechos. Por el contrario, deja a los Países Miembro la tarea de decidir internamente si es que la autoridad que corresponda podrá emprender tal acción o no.

El Decreto Legislativo No. 1075 es la ley nacional complementaria en materia de propiedad industrial y que en su artículo 111º establece que las acciones por infracción pueden iniciarse de oficio. En otras palabras, la autoridad nacional competente (el Indecopi) puede iniciar una acción de oficio por infracción, por ejemplo, al derecho sobre una marca.

Ahora bien, ¿es adecuado que el Estado esté facultado a iniciar una acción de oficio por la presunta vulneración del derecho de un privado? Tengo la impresión que la legislación interna no ha debido facultar a la autoridad nacional a iniciar una acción de oficio dada la naturaleza privada de los derechos de propiedad industrial (salvo el caso de las denominaciones de origen dado que en ese supuesto la titularidad de tales signos distintivos es atribuida al Estado y no a un privado).

Creo que a veces el discurso del interés del consumidor distrae demasiado el foco de atención que debería centrarse en el titular del derecho tutelado. El artículo 155º de la norma comunitaria andina y que delinea el ius prohibendi del titular de una marca, dispone claramente que el registro confiere al titular, el derecho de impedir una serie de actos por parte de terceros cuando no medie su consentimiento. Se sigue, lógicamente, que el consentimiento del titular elimina toda posibilidad de calificar de ilegal a una determinada conducta.

¿Cómo el Estado podría tener información plena sobre la ausencia de consentimiento en conductas que intuye como ilegales? Ese consentimiento solo puede ser otorgado por el titular y por nadie más. En suma, considero que la posibilidad de acción de oficio por infracción a un derecho de marca denota una absoluta incomprensión de la naturaleza de los derechos en juego. Al lector que le quede alguna duda de esta naturaleza, lo invito a revisar el texto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y en la que los Países Miembro –como Perú- reconocen expresamente en su declaración preliminar que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. La pregunta, si son derechos privados, es: ¿qué justificaría la acción pública del Estado? Me parece que el lector, a estas alturas, ya conoce mi respuesta.

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Abogado por la PUCP y Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Ha sido Summer Scholar (2014) por el Coase-Sandor Institute de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Es profesor de cursos sobre Análisis Económico del Derecho, Derecho y Marketing, Protección al Consumidor, Publicidad y Competencia Desleal, así como de Propiedad Intelectual en diversas universidades tanto en pre grado como en maestrías. Actualmente, es responsable de la práctica de Propiedad Intelectual y Competencia en Benites, Forno & Ugaz Abogados. La prestigiosa publicación Chambers & Partners lo comprende en la sección de Propiedad Intelectual como abogado rankeado para Perú y la organización Corporate LiveWire destacó su trabajo en el área de Publicidad y Competencia Desleal. Es autor, entre otros, del libro "El Consumidor en su isla: una visión alternativa del sistema de protección al consumidor" (Fondo Editorial de la UP) y co-autor del libro "Con licencia para anunciar: un tratado del derecho publicitario en el Perú", publicado por Themis en asociación con el IPP.

1 Comentario

  1. Como en otros aspectos (competencia, relaciones laborales…) el Estado ejerce una acción tuitiva. Cierto que el de derecho de marca es un derecho privado de aquel que quiere distinguir sus productos o servicios con respecto a otras empresas. Pero también es cierto que ese derecho se inscribe en un Registro Público que en la mayoría de las legislaciones es constitutivo del mismo. Al igual que es cierto que los consumidores pueden verse afectados por confusión en el mercado.
    Por otra parte la ausencia total de la acción del Estado pudiera perjudicar a los más débiles que se verían obligados a litigar contra corporaciones que han podido usurpar su marca.
    Por convicción y por conciencia (parafraseando a Castelar) no soy firme partidario de la intervención estatal, pero sí de su acción arbitral e incluso tuitiva precisamente para garantizar la libre competencia.
    Dicho lo anterior la intervención de oficio no me parece oportuna, aunque sí en cambio la acción de informar de oficio al posible afectado para que pueda ejercer su derecho de oposición.

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