Lo que el “dominio” se llevó… pero nos reveló: a propósito de un arbitraje sobre marcas y nombres de dominio

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Quiero comentar un interesante caso que, aunque hace que me refiera a una cuestión un poco más jurídica de lo que me gustaría, considero nos invita a encontrar un eslabón perdido en la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio delegados bajo el ccTLD.PE. Dicha política establece de forma expresa que las controversias que se pueden resolver respecto al registro o uso de nombres de dominio y derechos de terceros se refieren a ciertos supuestos, entre ellos, cuando el nombre de dominio cuestionado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca registrada en Perú de forma previa al registro del dominio y respecto del cual la parte reclamante tenga derechos.

El planteamiento fue propuesto por la empresa Google, Inc. contra el registro del nombre de dominio youtube.com.pe. La parte que plantea la controversia argumentó que el nombre de dominio antes mencionado, entre otras cosas, violaba la Convención de Washinton –que faculta a los titulares de marcas legalmente protegidas en alguno de los Estados Miembro a plantear oposición contra las solicitudes de registro de signos susceptibles de producir confusión- así como afectaba la notoriedad de la marca You Tube.

La parte emplazada no contestó. Designada a la experta que se pronunciaría sobre el caso, ésta consideró que debía denegarse la solicitud y, como consecuencia de ello, mantener el registro del dominio youtube.com.pe a nombre de una persona distinta a Google, es decir, a favor de una persona que no es titular del conocido portal You Tube o sus marcas.

De una revisión de los supuestos regulados en la Política antes mencionada, queda claro que la decisión de la experta fue la correcta. En efecto, la Política establece como supuesto de aplicación, entre otros, el referido a la posible afectación a una marca previamente registrada en Perú. Desde esta perspectiva, es claro que este caso, además de llevarse lejos la posibilidad para Google de pretender la transferencia a su favor del dominio comentado, nos revela un vacío en la Política.

En efecto, en nuestro sistema legal marcario, es posible obtener ese derecho de exclusiva, como regla general, en virtud al registro de la marca. Sin embargo, la figura de la notoriedad marcaria se constituye en una excepción al principio de inscripción registral. En tal sentido, el derecho de exclusiva –que sí puede generarse aunque no exista registro en casos de notoriedad- quedaría sin defensa bajo una lectura literal de la Política.

Así, el primer punto que quiero destacar es que la Política aplicada deja en estado de indefensión a los titulares de marcas notoriamente conocidas en los casos en que no exista registro. El segundo punto sobre el que quiero pronunciarme es sobre la probanza de notoriedad en caso se aceptara la posibilidad de invocar dicho estatus en el pedido de cancelación o transferencia de un nombre de dominio. Parece claro que la autoridad competente para declarar la notoriedad es Indecopi por lo que, bajo ese orden de ideas, únicamente podría plantearse la solicitud ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI cuando exista una resolución de la autoridad que haya reconocido tal estatus de notorio.

Pues bien… siguiente punto: ¿cualquier resolución del Indecopi en la que se haya reconocido tal estatus? Porque la notoriedad es un fenómeno dinámico por lo que bien podría ocurrir que el estatus haya sido reconocido y se haya perdido. De otro lado, exigir que para plantear la pretensión ante el Centro de Arbitraje y Mediación primero se deba invocar el reconocimiento de notoriedad ante Indecopi parece no solo un despropósito sino que, además, parece francamente ridículo (sobre todo si se considera que ese procedimiento posiblemente tome un buen tiempo y, además, considerando la esencia defensiva de la notoriedad).

Si tenemos en cuenta que los titulares de marcas notorias tienen un derecho de exclusiva sin exigencia de registro, parece claro que algo no marcha muy bien en la Política. Lo que sí es claro es que la opinión de la experta se ajusta escrupulosamente al texto de la misma.

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Abogado por la PUCP y Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Argentina. Ha sido Summer Scholar (2014) por el Coase-Sandor Institute de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Es profesor de cursos sobre Análisis Económico del Derecho, Derecho y Marketing, Protección al Consumidor, Publicidad y Competencia Desleal, así como de Propiedad Intelectual en diversas universidades tanto en pre grado como en maestrías. Actualmente, es responsable de la práctica de Propiedad Intelectual y Competencia en Benites, Forno & Ugaz Abogados. La prestigiosa publicación Chambers & Partners lo comprende en la sección de Propiedad Intelectual como abogado rankeado para Perú y la organización Corporate LiveWire destacó su trabajo en el área de Publicidad y Competencia Desleal. Es autor, entre otros, del libro "El Consumidor en su isla: una visión alternativa del sistema de protección al consumidor" (Fondo Editorial de la UP) y co-autor del libro "Con licencia para anunciar: un tratado del derecho publicitario en el Perú", publicado por Themis en asociación con el IPP.

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