Por Adriana García Montoya, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.
¿Qué hubiera pasado si Latam hubiera alegado una marca notoriamente conocida? Los consumidores estamos acostumbrados a relacionarnos con publicidad día a día. Es común que nos presenten un empaque con ciertos colores característicos de una marca y podamos reconocer fácilmente a cuál está haciendo referencia. No obstante, que nosotros nos hayamos acostumbrado a ciertas marcas o que sus frases se nos hagan conocidas no es requisito per se para afirmar que, en definitiva, estamos ante una marca notoriamente conocida (MNC más adelante). Bajo esa misma línea, somos conscientes que en el mercado existen operadores económicos que ostentan una mejor posición que otros. Por esto, existe una regulación que se encarga de proveer la protección de las marcas notoriamente conocidas frente a los competidores “parasitarios” que intentan aprovecharse de la reputación ajena.
Así, habiendo brindado un sutil panorama sobre lo que abordaremos en el presente artículo, es necesario introducir una sección descriptiva sobre el caso que ha sido escogido para estudiar la diferencia que causa el reconocimiento de una MNC en la protección de la misma. Este análisis es un estudio jurídico de la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial —a través de signos distintivos en internet— interpuesta por Latam Airlines Group S.A. contra Atrápalo Perú S.A.C.
En primer lugar, el 24 de mayo del 2017 se apertura el expediente N° 719536-2017/DSD que tramitó la denuncia contra Atrápalo Perú. Igual sucedió con el expediente N° 719537-2017/DSD de fecha 26 de junio del mismo año; por lo que, mediante la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos se dispuso acumular ambos expedientes. Atrápalo Perú se encargó —por medio de la comercialización de Google Perú— de usar las denominaciones “LAN” y “LATAM” a través de un servicio que ofrece la plataforma de Google Adwords. En esta, la empresa que realiza el pago correspondiente dispone de diversos keywords. Este servicio le permitía a Atrápalo acercarse fácilmente a potenciales clientes a través de motores de búsqueda que brindan un “resultado privilegiado”. Para Enrique Bardales, un adword es un servicio prestado por Google en donde el anunciante puede promocionar su producto o servicio —por medio de un pago— empleando un motor de búsqueda privilegiado frente a los que no pagan dicho servicio (2017, p. 3).
En segundo lugar, el problema del caso recae en que las palabras que usaba Atrápalo como keywords constituían marcas registradas y podrían ser susceptibles de generar riesgo de confusión, como lo menciona la parte demandante. Así, entre tantos argumentos, la Comisión de Signos Distintivos se pronunció y emitió la Resolución N°1417-2018/CSD el 20 de marzo de 2018. En la misma se declaró infundada la denuncia interpuesta por Latam contra Atrápalo por argumentos que sostenían que Atrápalo no había incurrido en falta al artículo 155 inciso d) de la Decisión 486. Por lo que, un mes después, Latam apeló a la decisión y es así como el expediente llega a ser discutido en la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la misma que confirmó la Resolución N°1417-2018/CSD y declaró infundado el recurso de apelación formulado por Latam. Tanto esta decisión como los argumentos los podemos ver planteados en la Resolución N° 1994-2018/TPI, la misma que será discutida el día de hoy desde una perspectiva distinta, pues, ¿qué hubiera pasado si Latam hubiera invocado considerarse una marca notoriamente conocida?
Dicha pregunta es la misma que nos plantea Alex Sosa, tras recordar que los agentes económicos sí pueden utilizar keywords de marcas de terceros si es que estos tienen una clara finalidad informativa (2022, p. 74). Bajo esa misma línea, el profesor Sosa nos deja una pregunta sobre la mesa la cual buscaremos responder en este escrito. De hecho, el presente análisis jurídico se sustentará en definir qué se entiende por MNC, la protección que se le otorga a esta y cómo la decisión de la sala debió no limitarse a definir si existía una infracción marcaria, sino a presentar otro tenor sobre el uso exclusivo de lo que podría ser una MNC.
Inicialmente, una MNC es aquella que es ampliamente conocida, valga la redundancia, en el sector pertinente ya sea de bienes o servicios que oferta la marca, pues lo que la define como tal podría ser —en esencia— el conocimiento de que existe la misma marca (Gamboa, 2006, p. 158). En el presente caso, Latam interpone la denuncia sin haber sido considerada como una MNC; por lo que, su protección es claramente más reducida en comparación con una marca que sí lo es. Empero, el análisis no se debe centrar en que una marca es o no es notoriamente conocida desde sus inicios, pues como se menciona en el Proceso 126-IP-2009 llevado a cabo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “un signo puede no ser distintivo al momento de solicitarse su registro pero el trabajo empresarial de su titular puede llevar con el paso del tiempo a ser un signo reconocido por el público consumidor, incluso, a convertirse en notoriamente conocido, aspectos que corresponde al juzgador establecer al momento de resolver el conflicto entre signos” (2010, p. 13). Asimismo, recae en quien alude esta figura la carga de la prueba de presentar el cumplimiento de todos los requisitos para que se le pueda reconocer bajo esta condición. En tal sentido, Latam pudo contemplar este escenario —que si bien era un poco arriesgado podía llegar a satisfacer el derecho de exclusiva— como una posibilidad para debatir e intentar ganar su denuncia.
¿Cómo afirmamos esto? Una marca, para ser considerada notoriamente conocida debe consignar los factores contemplados en el artículo 228° de la Decisión 486. Entre estos podemos encontrar: el grado de su conocimiento, duración de su utilización y de su promoción, cifras de ventas, grado de distintividad, así como los otros factores contemplados en el artículo 230°, el cual menciona los selectores relevantes para determinar la notoriedad de un signo distintivo. Ahora bien, en caso Latam hubiera alegado notoriedad de la marca, tal como lo precisa la Resolución N° 2951-2009/TPI INDECOPI, esta hubiera recibido una protección especial al romper con los principios de territorialidad y especialidad, alcanzando así, la protección que el artículo 231° contempla. Este artículo precisa que el titular, en este caso de Latam, hubiera tenido la facultad de prohibir su uso a terceros, lo que pudo haber cambiado el resultado de la sentencia. A esto, se le debe sumar la protección que se le da frente a los aspectos que pueden llegar a “menoscabar” la protección ganada, como son el riesgo de asociación o de aprovechamiento injusto (Díaz Kong, 2018, p. 12).
Ahora bien, en el párrafo previo se menciona que este hecho pudo haber cambiado el resultado de la sentencia y esto no es una afirmación segura al 100% pues, tal como lo precisa Alex Sosa, es necesario hallar una conciliación entre la protección especial que se le da a las marcas notoriamente conocidas y las limitaciones del uso exclusivo (2022, p. 78). Esto significa que, reconocer la notoriedad de una marca si bien ofrece tutela a la misma y a su esfuerzo, no da pase a que arbitrariamente se restrinjan derechos de información que fomenten la publicidad en el mercado. En ese mismo sentido, es importante reconocer que el uso de marcas de terceros en los keywords puede ser confundido como un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, pues existe una delgada línea entre la buena y la mala fe al emplear estos como parte de una publicidad. Por lo que, debió ser función del juez realizar un análisis del caso observando no únicamente el panorama inicial, sino el “bosque” del asunto y entendiendo que pudo estar frente a una MNC. Lo que implicaba no solo fijarse en otorgar protección por un caso de confusión, sino también frente a un presunto caso de aprovechamiento indebido, pudiendo así, existir la posibilidad de sentar un Precedente de Observancia Obligatoria (POO) para delimitar los límites de esta protección y el uso de los keywords en publicidad.
Finalmente, tomando en consideración todo lo esgrimido, argumentamos que era importante que el INDECOPI emplee como base para un POO el caso de Latam vs. Atrápalo. El no tomarlo ha alcanzado únicamente enlentecer los avances —haciendo una comparación con la regulación europea— sobre qué criterios se deben tener en cuenta para definir los límites del ámbito marcario en las estrategias publicitarias. De hecho, el análisis sustentado anteriormente sobre la protección reforzada que respalda a las marcas notoriamente conocidas debió ser realizado por la sala competente del INDECOPI para poder delimitar apropiadamente la protección especial del uso exclusivo de dichas marcas. Asimismo, para hacer frente a posibles actos de explotación indebida del esfuerzo ajeno es necesario que los textos legales, en especial el peruano, planteen una clarificación a la determinación que nos permita entender la naturaleza y protección de una MNC de forma clara y uniforme, tomando en consideración la protección de los titulares.
BIBLIOGRAFÍA
Bardales, E. (2017). El Uso de Adwords en la Internet como Supuesto de Infracción de Marcas”. Derecho y Sociedad (número 49), pp. 89-96.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6754543.pdf
Díaz, A. (2018). La diferenciación entre las marcas renombradas y las marcas notoriamente conocidas y el precedente KENT. [Trabajo Académico para optar el grado de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno, programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Académico PUCP.
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/11925
Gamboa, P. (2006). La protección de las marcas notoriamente conocidas bajo el Régimen Comunitario Andino. Foro Jurídico (número 6), pp. 157-168.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18439
Sosa, A. (2022) Derecho y Marketing online. Un análisis desde el Derecho de la Competencia Desleal y la regulación publicitaria. Asociación Civil Foro Académico.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2010) Proceso 126-IP-2009. Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/126-IP-2009.doc
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2009). Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI del 09 de noviembre de 2009.
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2018). Resolución N° 0173-2018/TPI-INDECOPI del 29 de enero de 2018.
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (2018). Resolución N° 1994-2018/TPI-INDECOPI del 14 de setiembre de 2018.
https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/judgments/es/pe/pe009-jes.html