Por Humberto Alejandro Cabezas Celis, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, creador y fundador de la página “El Camino Jurídico”.
Introducción:
Una de las ramas que es regulada por la Propiedad Intelectual, abarca los signos distintivos, o también conocidos bajo la denominación de: Marcas. Con respecto a las marcas, en principio, se puede resaltar la importancia del papel que estas van a tener dentro del mercado. De manera que, Maraví Contreras (2014a) nos menciona, lo siguiente: “Las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses” (p.59)
Por lo tanto, en atención a la cita redactada precedentemente, se puede entender la anteriormente mencionada importancia que tienen las marcas. Es por ello que, las marcas deben ser creadas y registradas, cumpliendo con los parámetros que han sido establecidos en los instrumentos legales que regulan a los signos distintivos en el Perú. Ahora bien, en la doctrina, se han planteado diferentes clasificaciones que nos permitan identificar los tipos de marcas que existen, hoy en día. Siendo un tipo de marca, el caso de la llamada: Marca de fantasía.
¿Qué es una marca de fantasía?
Arana Courrejolles (2017), conceptualiza a la marca de fantasía, de la siguiente manera: “Son las marcas creadas o forjadas que pueden estar constituidas por una palabra o figura sin significado y es el empresario el que construirá el contenido.” (p.33). Complementando la anterior definición, el resultado que se va a derivar de la persona que ha trabajado en la creación de su marca de fantasía; dicha marca en mención, se caracterizará porque su externalización, esto quiere decir, la forma en la cual se representará o ilustrará la marca de fantasía creada, va a tener presente un alto grado de distintividad.
Cabe señalar que uno de los pilares esenciales para que se pueda constituir una marca, es el alto grado de distintividad, el cual debe ser capaz de poder transmitir una marca que se quiera crear. De manera que, para entender mejor, el concepto de la figura de distintividad en los signos distintivos, rescato la definición que nos plantea Schmitz Vaccaro (2012), al señalar que:
es la capacidad de un signo para individualizar y diferenciar determinados productos o servicios de una empresa de los de otros competidores. Indudablemente incide en esa capacidad, el uso que se le da a la marca y ese uso estará regularmente referido a los productos o servicios a los que va a identificar. (págs. 15-16).
En tal sentido, la distintividad, puede verse reflejada, en el conjunto de aspectos que conforman a una marca; y que, en atención a dichos aspectos, hablaremos de un carácter especial, que va a formar parte de la identidad de una marca. Por lo que, si una marca, no demuestra una capacidad que le permita el que se pueda “ganar su lugar” dentro de una sociedad; dicha marca no se encontrará sujeta a ser constituida como aquello que aspira ser.
Con esto quiero decir que, en el caso de las marcas de fantasía, representan un perfecto ejemplo, sobre el cual, se puede hablar de la presencia de un alto grado de distintividad o fuerza de distintividad. Puesto que, la esencia de una marca de fantasía, obra en la creatividad e imaginación que transmiten estas marcas hacía la sociedad. Asimismo, la marca de fantasía, podrá verse ilustrada mediante una palabra, un conjunto de palabras, una figura, etc. Sin embargo, debemos precisar que si bien, los elementos señalados anteriormente, también se pueden llegar a utilizar en la constitución de otras marcas. Lo cierto, es que en dichos elementos, en el caso de la marca de fantasía, su particularidad será que no va a contener un significado propio, aquel elemento o elementos que se hubiesen empleado, al momento, en el que se llevó a cabo, la creación de una marca de fantasía.
Todo lo expuesto, nos permite que podamos entender con mayor claridad aquel contenido que conforma la definición de una marca de fantasía. De manera que, una conceptualización que plantearía entorno a la marca de fantasía, vendría a ser la siguiente: Es un signo distintivo, cuya composición, mediante una palabra o una figura, carecerá de un significado como tal. Por lo tanto, su representación, conllevará a que se encuentre en la capacidad de poder exteriorizar un alto nivel de fuerza distintiva.
¿Prohibiciones en una marca de fantasía?
Si bien, en concordancia a los alcances desarrollados anteriormente sobre lo que debemos entender cuando hablamos de una marca de fantasía. Comprendemos que una marca de fantasía va a ser aquella palabra o figura, que se caracterizará por ser una creación proveniente de la imaginación de su creador. De modo que, la representación de dicha marca creada, no contará con un significado que este relacionado con el producto o servicio que buscará distinguir. Asimismo, también se destacó que al no haber presente un significado que provenga de la marca de fantasía creada, esta marca en mención, gozará de una gran fuerza distintiva.
No obstante, de los alcances planteados con anterioridad, me surgió la siguiente pregunta: ¿La marca de fantasía, goza de una libertad absoluta en el proceso de su creación, o existen algunas prohibiciones que regulen su creación?
Para responder la pregunta que planteé recientemente, en principio, cabe hacer mención que en el Perú, tenemos el Decreto Legislativo N° 1075, que representa el cuerpo normativo de los signos distintivos en el ámbito nacional. Asimismo, de manera complementaria al Decreto Legislativo en mención, también tenemos la Decisión N°486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre los dos instrumentos legales que fueron señalados, para esta oportunidad, nos remitiremos a la Decisión N°486. Puesto que, dentro de la Decisión N°486, se han planteado una serie de regulaciones, por medio de las cuales, se busca, no solo que una marca cumpla con tener sus requisitos que son de carácter esencial para su creación. Sino que, también, la marca creada, y sobre la cual se solicita su registro, no generé una confusión en el mercado.
Estas regulaciones que, en concreto, se tratan de unas prohibiciones marcarias, han sido clasificadas en la Decisión N°486, de la siguiente manera: Prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Con respecto a los dos tipos de prohibiciones que fueron señaladas, me remito, a los criterios planteados por Maraví Contreras (2014 b), quien plantea lo siguiente:
Existen prohibiciones absolutas, que principalmente son las que se encuentran fuertemente relacionadas con la incapacidad del signo por sí solo de cumplir con el requisito de distintividad. También existen prohibiciones relativas que, en general, están relacionadas con la afectación de derechos de terceros. (págs. 61-62)
A partir de la cita precedente, y recordando, cuando se mencionó la gran fuerza de distintividad, a la cual se encuentra sujeta una marca de fantasía; y que dicha fuerza de distintividad, se derivaría de la propia constitución, del presente signo distintivo. Uno puede llegar a pensar que, en el caso, de una marca de fantasía, que este tipo de marca, no podría encontrarse inmerso a incurrir dentro de una prohibición absoluta o relativa. Puesto que, al ya contar con un requisito que es muy importante, como la fuerza distintiva; se asume que, van a estar presentes, otros requisitos, para que se pueda aprobar la solicitud de registro de una marca.
Sin embargo, me animó a pensar que si bien, el hecho de que un signo distintivo, como el caso de la marca de fantasía, tenga presente dentro de su composición, un alto nivel de fuerza distintiva. Esto no debe ser malinterpretado, en el sentido que, la marca de fantasía, tenga la posibilidad de adquirir una aprobación de su solicitud de registro que sea de carácter instantáneo. Atribuyéndose este último punto mencionado, ya que, por ejemplo en el caso de las prohibiciones absolutas que están reguladas dentro del artículo 135 de la Decisión N°486. Al tratarse las prohibiciones absolutas, de aquellas que registren la posibilidad de que se pueda registrar una marca, cuando esta, no tiene la capacidad de poder distinguirse de otras marcas existentes o que se encuentran en proceso de solicitud y se pueden relacionar con aquella. Pero, como ya sabemos, en la marca de fantasía, lo que obra en gran proporción, es la distintividad que adquiere, desde su creación.
No obstante, aun, cuando se puede atribuir que, en atención a la gran fuerza de distintividad presente en una marca de fantasía, dicha marca se podría encontrar “exonerada” de ser sometida a una evaluación que permita demostrar si es que se encontraría dentro de un supuesto de prohibición absoluta.
En las prohibiciones relativas, las cuales, en términos generales, buscan evitar que un signo distintivo pueda generar confusión en los consumidores, con lo cual se afectaría el derecho que tiene la persona que presento su solicitud de registro o que ya cuenta con un registro de marca. Dentro de la regulación acogida que se ha previsto en las prohibiciones relativas, encontraremos una figura que se puede identificar bajo la denominación de: Riesgo de confusión. Sobre el riesgo de confusión, rescato el concepto elaborado por Flint Blanck (2011):
A efectos de determinar si existe semejanza entre dos signos en grado de producir riesgo de confusión en el público consumidor se deberán tener en cuenta los criterios establecidos por la legislación vigente en la materia respecto a la semejanza entre signos, la similitud de los productos o servicios específicos que pretende distinguir el signo solicitado y de los que distinguen las marcas registradas (…). (págs. 64,4)
Por lo tanto, la anterior cita, tiene que ser vista como una aproximación, ya que para hablar de que una marca pueda generar una confusión en el mercado, tiene que realizarse un análisis, en el cuál se evalué el carácter subjetivo que conforma el riesgo de confusión o confusión marcaria. Sin embargo, aun cuando se tenga que realizar un análisis a la solicitud de registro de una marca, para que se pueda determinar que dicho signo distintivo, cumple con todos los requisitos estipulados en su normativa vigente; y que dicho signo distintivo, no se encuentre debilitado por haber incurrido en una prohibición (absoluta o relativa), o de ser el caso, en cualquier otra figura que implique una imposibilidad para que se pueda aprobar la solicitud de registro de una marca.
A mi entender, en el caso de la marca de fantasía, creería que estamos ante un signo distintivo que no va a tener muchas complicaciones para que se pueda dar una aprobación a su respectiva solicitud de registro. Ya que, como fue señalado, la marca de fantasía tiene la particularidad de que pueda manifestar un gran nivel de fuerza distintiva, la cual se deriva de la palabra o de la figura que hubiese sido creada para otorgarle una identidad a este tipo de marca. Por lo cual, creería que la solicitud de registro de una marca de fantasía, no implicará que se tenga que realizar un análisis en el cual se busque determinar si es que puede haber o no, un riesgo de confusión. Esto debido a que estamos ante un tipo de marca, en el cual, lo que obra en gran proporción, es la imaginación que tuvo y ha planteado, la persona creadora de este signo distintivo, en su creación.
No obstante, aun cuando la marca de fantasía, no pueda incurrir en un riesgo de confusión. Otra figura que también forma parte de las prohibiciones relativas, es la mala fe. En el derecho comparado, la mala fe ha sido materia de análisis, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 1-IP-99, a partir del cual, menciona que:
“para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal (…).”
La anterior cita, nos permite tener una aproximación, sobre la mala fe “marcaria”. Asimismo, entendemos que la mala fe “marcaria”, comprende un acto ilícito por el cual, se busca obtener beneficios económicos, por medio del aprovechamiento ilícito que se realizó de un signo distintivo en particular. La mala fe “marcaria”, también comprende, una traición a la confianza que el titular de la marca deposito en un representante o distribuidor, quien se aprovechó de forma ilícita del signo distintivo conferido a su persona, el cual se relaciona con el signo distintivo que ya forma parte del mercado y que pertenece a un tercero. Este último punto, esta previsto en el inciso d) del artículo 136 de la Decisión N° 486.
Por último, absolviendo la pregunta que formulé anteriormente, aun cuando la marca de fantasía se trate de un signo distintivo que denote la posibilidad de que pueda ser registrado con mayor facilidad; ya que se trata de una marca, la cual, no estará incurso de una causal de prohibición absoluta. Encontraremos que una causal de prohibición relativa, es la mala fe. Por lo que, si podemos hablar de un tipo de prohibición (prohibición relativa) y una causal (la mala fe) que no se debe presentar en una marca de fantasía, que aspira a ser registrada. Ya que la mala fe “marcaria”, es un acto, por el cual, se ven perjudicados, tanto el titular del signo distintivo, junto con el tercero que ya tiene una marca similar existente.
Conclusiones:
1.- La marca de fantasía es un signo distintivo que se caracteriza por tener un gran nivel de fuerza distintiva en su composición, lo cual, derivándose de la palabra o de la forma que no tendrá un significado que se pueda relacionar con el producto o servicio que va a ser distinguido por el presente tipo de marca.
2.- En el Perú, los signos distintivos, están regulados en el Decreto Legislativo N° 1075. Complementariamente tenemos a la Decisión N° 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.
3.- La Decisión N° 486, acoge las prohibiciones absolutas y relativas que implican unas restricciones para que se pueda aprobar la solicitud de registro de un signo distintivo. En relación con la marca de fantasía, a mi criterio, se le pueden aplicar las prohibiciones relativas y no absolutas. Ya que en las prohibiciones relativas, encontramos la figura de la mala fe, entendida como la apropiación ilícita de una marca, viéndose perjudicado por dicho acto, el tercero que solicitó el registro de un signo distintivo.
Bibliografía:
1.- Arana Courrejolles, M.C (2017). La protección jurídica de los signos distintivos. Marcas, nombres y lemas comerciales. Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.
2.- Flint Blanck, P. (2011). La determinación del riesgo de confusión en el Derecho de Marcas. Advocatus. 24, pp. 61-71.
3.- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCAN (22 de julio de 1999). Proceso N° 1-IP-99. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, N°461.
4.- Maraví Contreras, A. (2014a). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro Jurídico. 13, pp. 58-68.
5.- Maraví Contreras, A. (2014b). Introducción al Derecho de las Marcas y otros Signos Distintivos en el Perú. Foro Jurídico. 13, pp. 58-68.
6.- Schmitz Vaccaro, C. (2012). Distintividad y uso de las marcas comerciales. Revista Chilena de Derecho. 39 (1), pp. 9-31.
