Por Ricardo Geldres Campos, Asociado del Estudio DLA Piper Perú, Abogado por la UNMSM, con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudios, con estudios de Maestría en Derecho Procesal por la PUCP y asistente de docencia de Derecho Civil en la UNMSM.
INTRODUCCIÓN
El artículo 243.c de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que en los supuestos de infracción marcaria, la indemnización de daños se podrá cuantificar en virtud del “precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.
La citada norma regula lo que se denomina la “licencia hipotética” que constituye un remedio a favor de los titulares de derechos o posiciones jurídicas absolutos (como una marca) para hacer frente a usurpaciones o intromisiones ilegítimos concediéndoles una suma equivalente al que habría debido percibir si hubiese autorizado la intromisión. El obligado a realizar dicho pago es el usurpador o infractor, es decir, el que explotó el derecho absoluto o posición jurídica sin autorización del titular.
Ahora bien, la norma expresamente dispone que la licencia hipotética constituye un criterio para calcular la indemnización de daños y perjuicios, por lo que parecía sugerir que su naturaleza es indemnizatoria; no obstante, bien vistas las cosas, nos encontramos frente a un remedio de naturaleza jurídica distinta, y esto resulta relevante en el campo práctico puesto que de ser así, para la procedencia de la misma no será necesario acreditar los requisitos de toda indemnización: daño, relación de causalidad, criterios de imputación subjetivos u objetivos, etc., sino otros. Veamos con mayor detenimiento en qué consiste la licencia hipotética.
LA LICENCIA HIPOTÉTICA
La licencia hipotética constituye un típico remedio de derechos o posiciones jurídicas absolutos, es decir, de aquellos derechos que atribuyen a su titular un monopolio exclusivo de uso o disfrute, tales como los derechos reales, derechos de autor, marcas y patentes, derechos de la personalidad (derecho a la imagen), etc. Dicho remedio funciona en los supuestos de infracción, intromisión o usurpación de aquellos derechos, es decir, en los casos en que un tercero usa o disfruta de los mismos, sin haber seguido el cauce jurídico establecido por el ordenamiento jurídico, tales como contratar con el titular de aquellos para el uso o disfrute legítimo de los mismos.
En estos casos, el tercero usurpador o infractor deberá pagar al titular del derecho infringido o usurpado un monto similar al que hubiese desembolsado para usar o disfrutar del derecho de forma legítimos.
En cuanto a la naturaleza jurídica de la licencia hipotética, debemos señalar que ésta se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, y no en la responsabilidad civil, por lo que su naturaleza no es indemnizatoria, sino restitutoria. Y decimos esto porque la función de la licencia hipotética no consiste en reparar algún daño, como ocurre en la responsabilidad civil, sino en reintegrar en el titular del derecho infringido el valor que obtuvo el infractor y que pertenecía en exclusiva a aquel. Dicho valor no es otra cosa que el precio de autorización o licencia que hubiese percibido el titular del derecho infringido. En estos casos, el enriquecimiento se produce porque el infractor, al explotar económicamente un derecho o posición jurídica ajena, obtiene beneficios a costa del titular del derecho infringido[1].
Por lo demás se debe señalar que la licencia hipotética (remuneración devengada) se concede aun cuando el titular del derecho infringido hubiese percibido ganancias como consecuencia de la conducta infractora[2], situación que permite demostrar que ésta se concede independientemente de cualquier daño. Asimismo, porque la cuantificación de la indemnización siempre se concede en función de los daños efectivamente sufridos, situación que no se presenta en el caso de la remuneración devengada, porque su cuantificación no se realiza en función de aquellos, sino en virtud del precio que hipotéticamente habría percibido el titular del derecho infringido.
Lo afirmado anteriormente resulta relevante puesto que para la procedencia de la licencia hipotética no será necesario acreditar los presupuestos típicos de la responsabilidad civil, tales como el daño, la relación de causalidad, los criterios de imputación subjetivos u objetivos, etc., siendo suficiente acreditar i) que el titular del derecho infringido es titular de un derecho que le garantiza un monopolio exclusivo de uso o disfrute, y además ii) que el tercero use o disfrute de su derecho sin su autorización, es decir, sin haber seguido el cauce jurídico establecido por el ordenamiento jurídico.
LA LICENCIA HIPOTÉTICA EN MATERIA DE MARCAS
En tal sentido, y habiendo realizado este pequeño estudio introductorio de la licencia hipotética, resulta necesario revisar las normas sobre marcas para determinar cómo se ha regulado el remedio de la licencia hipotética. A ese efecto, resulta relevante tener en cuenta el artículo 243 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que dispone lo siguiente:
“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:
- el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
- el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,
- el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.
De lo anterior, se advierte que el titular de una marca podrá calcular el monto de los daños en función de 3 criterios[3]:
- El daño emergente y el lucro cesante, situación que importa que el titular de la marca deba acreditar los daños efectivamente sufridos, así como criterios de imputación subjetivos u objetivos.
- El monto de las ganancias obtenidas por el infractor, como resultado de la infracción, situación que importa que el titular de la marca ya no deba acreditar los daños sufridos o criterios de imputación subjetivo u objetivo en el infractor, sino solo que las ganancias del infractor tengan relación directa con su marca. Esta situación importa que en los hechos, el infractor efectivamente haya obtenido ganancias.
- El precio que el infractor habría pagado por concepto de licencia contractual, situación que importa que el titular de la marca acredite que un tercero exploto económicamente dicha marca sin seguir el cauce jurídico establecido por el ordenamiento jurídico. Esta situación no necesariamente importa que en los hechos, el infractor efectivamente haya obtenido ganancias. Sobre este supuesto particular volveremos más adelante, puesto que se trata de un supuesto típico de licencia hipotética.
Si bien la norma no lo dice, estos criterios son alternativos, de modo que el titular de la marca deberá elegir alguno de estos, no todos. Como se ha podido apreciar, la elección de cualquiera de estos criterios tiene relevancia práctica en el campo probatorio, pues mientras que en el primero de ellos resulta relevante acreditar los daños efectivamente sufridos y los criterios de imputación en el infractor al tratarse de un típico remedio indemnizatorio, por el contrario, en los otros (ii y iii) no resultaría acreditar alguno de ellos.
En cuanto al criterio iii), esto es, “al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual” que regula la licencia hipotética se debe señalar que si bien la citada norma expresamente dispone que se trata de un criterio para calcular la indemnización de daños y perjuicios, por lo que parecía sugerir que su naturaleza es indemnizatoria, no obstante, como conforme a los fundamentos expuestos anteriormente, se trata de un remedio restitutorio, que se fundamenta en el enriquecimiento injustificado, y no en la responsabilidad civil.
En tal sentido, para la procedencia de la misma no será necesario que el titular de la marca acredite daños y perjuicios o criterios de imputación subjetivos u objetivos en el infractor, siendo suficiente que pruebe que las ganancias del infractor se obtuvieron a costa de su marca.
[1] LEITÃO, Luís Menezes, Direito de Autor, 2ª Edição, Almedina, 2018, pp. 299 y ss.; O enriquecimento sem causa no Direito Civil, Estudo dogmático sobre a viabilidade da configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorías de enriquecimento sem causa, Edições Almedina, 2005, p. 787; BASOZÁBAL ARRÚE, Xabier, Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Cívitas. Madrid 1998, pp. 88-93 y 106-110; VENDRELL CERVANTES, Carles. “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en: Anuario de Derecho Civil, Nº 3, tomo LXV, 2012, pp. 1191 y ss; SIRENA, Pietro, “La restituzione dell’arricchimento e il risarcimento del danno”, en Rivista di diritto civile, Vol. 55, Nº 1, 2009, p. 83
[2] CAEMMERER, Ernst von, “Problèmes fondamentaux de l’enrichissement sans cause”, en Revue internationale de droit comparé, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1966, pp. 580 y ss.
[3] GELDRES CAMPOS, Ricardo, “El método del triple cómputo del daño en materia de marcas y patentes”, disponible en la web: https://enfoquederecho.com/2020/01/31/el-metodo-del-triple-computo-del-dano-en-materia-de-marcas-y-patentes/?fbclid=IwAR0RMxtNoJ9YgNI89jUm0vqP62TFyvuduGO0VA9DHVjpSqW5pYoFCO_7UA8
Fuente de imagen: JDA
