Por Mabel Benancio, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y practicante preprofesional en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
El laudo arbitral, como resultado de un proceso de arbitraje privado basado en el acuerdo mutuo de las partes, generalmente se limita a tener eficacia entre los involucrados directos. Sin embargo, en el ámbito de la propiedad intelectual (PI), donde los derechos y su validez pueden tener efectos más amplios que afectan a terceros, surge la necesidad de examinar la conveniencia y las posibles implicaciones de que los sistemas legales prevean y admitan la eficacia erga omnes del laudo arbitral.
La posición predominante en la doctrina sostiene que la eficacia del laudo arbitral está limitada a las partes que participaron en el arbitraje, es decir, aquellas que acordaron someterse al convenio arbitral. Esta postura se fundamenta en los principios legales de pacta sund servanda, lex inter partes y res inter alios acta, los cuales establecen que los contratos solo generan obligaciones entre las partes involucradas, excluyendo a terceros de dicha relación contractual (Saavedra & Velasco 2010: 288).
Sin embargo, a pesar de que el arbitraje en el campo de la PI se inicia como un proceso contractual a través de un convenio arbitral que establece obligaciones vinculantes entre las partes firmantes, es susceptible de adquirir características de naturaleza jurisdiccional a medida que progresa. Esto implica que el laudo resultante del procedimiento puede potencialmente involucrar y ser ejecutado por terceras partes, teniendo autoridad y siendo exigible ante cualquier entidad física, jurídica o estatal.
Un caso emblemático que explica esta situación es el supuesto de un litigio relacionado con patentes, en el cual una de las partes plantea una defensa de nulidad. De esta forma, si el asunto es sometido a arbitraje y el tribunal arbitral declara la nulidad de la patente, surge la interrogante sobre si dicha nulidad sólo afecta a las partes involucradas en el arbitraje o si se extiende a terceros.
En este último escenario, el titular de la patente perdería el derecho de perseguir infracciones tanto contra la contraparte del arbitraje como contra terceros, sin importar si participaron en el arbitraje o tenían un acuerdo de arbitraje con el titular de la patente. En esencia, la eficacia sería equiparable a una declaración de nulidad realizada por un tribunal estatal competente u otra autoridad.
Frente a dichas cuestiones, los sistemas legales han adoptado dos posiciones divergentes. Por un lado, se encuentran los sistemas que restringen la eficacia subjetiva del laudo arbitral a las partes que participan en el proceso (inter partes) y, por el otro, los sistemas legales que extienden la eficacia del laudo arbitral a terceras partes (erga omnes).
Dentro del primer esquema se encuentran las regulaciones de Estados Unidos[1] y Alemania[2] que establen de manera fehaciente que un laudo arbitral en materia de validez de derechos de PI es definitivo y vinculante únicamente entre las partes involucradas en el arbitraje, sin tener eficacia alguna sobre otras personas. De otro lado, se encuentran los sistemas que admiten la eficacia erga omnes del laudo arbitral.
Por ejemplo, en Suiza, los laudos arbitrales reconocidos en casos de PI suelen tener eficacia erga omnes si son arbitrables y se realiza un cambio o eliminación en los registros de PI por parte del Instituto Federal de la Propiedad Intelectual. Igualmente, en Bélgica, en el 51 §1 de la Ley de Patentes de 1984[3] prescribe que el laudo puede anular total o parcialmente una patente y que tal decisión goza de la autoridad cosa juzgada con eficacia erga omnes.
En relación al primer sistema, Gil puntualiza que su efectividad es limitada dado que no contempla la posibilidad de que un laudo arbitral pueda generar consecuencias indirectas o colaterales en relación con terceras partes. Se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de que los procedimientos arbitrales, aunque no tengan la capacidad directa de evitar un nuevo litigio sobre un asunto específico, puedan ser empleados de manera indirecta en contra de una de las partes involucradas (2018: 106).
De igual manera, sostiene que este sistema no prevé que sucedería en caso los terceros puedan tener intereses directos involucrados con el arbitraje. Por último, indica que dicha regulación inter partes no es suficiente para explicar cómo se solucionarían los casos en los que el procedimiento de arbitraje involucre a más de dos partes, incluso si solo dos de ellas están formalmente suscritas al acuerdo.
El segundo sistema tampoco está exento de críticas. De hecho, uno de los principales puntos de discusión se centra en las dificultades en la ejecución transfronteriza de los laudos arbitrales en tanto los derechos de PI sobre los que versa la decisión suelen estar limitados al territorio de la jurisdicción que los protege (Yunus 2020: 930).
Otro aspecto criticado es la posibilidad ilimitada que brindaría esta eficacia para que otros terceros interesados litiguen una cuestión del proceso ya resuelto en una causa de acción diferente. Por último, se plantea la incertidumbre en torno a las cuestiones de confidencialidad que podrían surgir debido a esta extensión.
A pesar de estas observaciones, es relevante tener en cuenta que la aceptación de la eficacia erga omnes del laudo arbitralresultaría beneficiosa en la medida en que permite a los titulares hacer valer sus derechos de PI contra cualquier infractor acusado. Además, limitaría o incluso eliminaría potencialmente el tiempo y el coste de litigar repetidamente.
No obstante, considero que la forma de reconocimiento de un laudo arbitral ante terceros en asuntos de PI no debe restringirse exclusivamente a lo establecido en la legislación local. En su lugar, podrían explorarse enfoques más pragmáticos y convenientes, tales como requerir que las partes tomen las medidas necesarias para generar un efecto ante terceros a fin de implementar adecuadamente la decisión del tribunal arbitral.
Por ejemplo, en una disputa sobre si se ha cedido o no un derecho de PI, el cesionario podría solicitar al tribunal que ordene al oponente que vuelva a ceder el derecho de PI en cuestión, siempre y cuando no se haya cedido previamente. Cuando se trata de derechos de PI que dependen de registros públicos, por ejemplo, una patente que es declarada nula se podría exigir al titular que renuncie a ella y lo informe a la oficina de patentes para su eliminación del registro. También podría ordenarse a la parte dejar de pagar las tasas de mantenimiento de la patente (Arroyo 2013: 1140).
Así, desde un punto de vista práctico, es más oportuno y menos costoso que la parte obligue a su oponente y titular de la patente a renunciar y retirar la patente de los registros correspondientes, en lugar de buscar declaraciones de nulidad en diferentes jurisdicciones. Este enfoque podría funcionar incluso en jurisdicciones donde la legislación local no permita la ejecución de un laudo arbitral extranjero que declare la nulidad de una patente.
Una alternativa adicional sería implementar en el análisis de eficacia otras teorías jurídicas para extender la eficacia de un laudo arbitral a terceros. En las jurisdicciones de derecho anglosajón, existe la posibilidad de superar una limitación inter partes de un laudo arbitral en un litigio de PI utilizando la doctrina del impedimento colateral no mutuo o preclusión de la cuestión (De Miguel 2014: 94). Esta doctrina impide que una cuestión se vuelva a litigar en una causa de acción diferente, cuando una de las partes involucradas en la primera causa haya debatido la misma cuestión, siempre y cuando la parte contra la cual se alega la preclusión haya tenido un proceso completo y justo.
Finalmente, como se mencionó con anterioridad, es crucial considerar que la ampliación de los efectos de un laudo en el ámbito de propiedad intelectual hacia terceras partes puede plantear desafíos sustanciales en cuanto a la confidencialidad. Por ejemplo, hay casos en los que un infractor puede obtener un laudo fundamentado que declare la invalidez de una patente basándose en antecedentes específicos. Esto brinda al infractor una defensa efectiva contra las reclamaciones de infracción del titular de la patente, incluso si legalmente el laudo no tiene eficacia sobre terceros.
Ante ello, será fundamental que el titular de la patente asegure que la contraparte en el arbitraje esté obligada a mantener el laudo y toda la información relacionada de manera estrictamente confidencial. Esto garantizará que la información estratégica no se divulgue y que se preserven los derechos y recursos del titular de la patente en futuras disputas (Arroyo 2013: 1143).
En efecto, si bien la previsión y reconocimiento de la eficacia erga omnes de los laudos arbitrales en los sistemas legales generarían que estos tengan el mismo peso y eficacia que la decisión de una autoridad estatal competente en relación con los aspectos de PI en cuestión, también se presentan numerosos inconvenientes y límites relacionados a los alcances territoriales, la confidencialidad y la reiteración de litigios. Ante ello, se sugiere la adopción de otras medidas y/o teorías jurídicas que den lugar efectivamente a una eficacia frente a terceros.
Bibliografía
ARROYO, Manuel
2013 “Arbitration in Switzerland. The Practitioner’s Guide”. Países Bajos, pp. 1128-1132.
DE MIGUEL, Alberto
2014 “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”- Madrid, pp. 81-101. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4744823
GIL, Ayllen
2018 “Arbitraje y Propiedad Intelectual: consideraciones procesales y desafíos para un arbitraje eficiente”. Barcelona, pp. 1-365. https://www.tdx.cat/handle/10803/665392?locale-attribute=es
SAAVEDRA, Mario y VELASCO, Alvaro
2010 “Los alcances subjetivos del laudo arbitral”. Lima, pp. 286-301. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12156
YUNUS, Ay
2020 “Intellectual property disputes and international arbitration”. Antalya Bar Association, pp. 929-941. https://hrcak.srce.hr/file/381415
[1] En el apartado c) de la Sección 294 del Title 9 del United States Code prevé que “An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no forcé or effect on any other person…”
[2] En el § 1055 ZPO dispone lo siguiente “Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils”. [Traducción libre] “El laudo arbitral tendrá entre las partes los efectos de una sentencia judicial firme».
[3] “Lorsqu’un breve test annulé, en totalité ou en partie, par un jugement, ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d’annulation a contre tous l’autorité de chose jugée sous réserve de la tierce opposition”. [Traducción libre]: “Cuando una patente es anulada, en todo o en parte, por una sentencia o por un laudo arbitral, la decisión de anulación tiene fuerza de cosa juzgada frente a todas las partes, a reserva de tercería.”
